11.03.2014 Признание незаконным использования товарного знака: практический пример

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и являющееся объектом интеллектуальной собственности, которая в соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ охраняется законом. Однако недобросовестные лица нередко пользуются чужим раскрученным товарным знаком для получения собственной выгоды. При этом нормативное регулирование права на товарные знаки разработано слабо, в связи с чем в процессе рассмотрения в суде дел о защите прав на средство индивидуалиации возникает очень много споров. Рассмотрим, с какими проблемами столкнулось ООО "Мираж-Мьюзик" при признании незаконным использования товарного знака и взыскании компенсации.

Фабула дела № А41-17012/2012: ООО "Мираж-Мьюзик" обратилось в суд с иском о признании незаконным использования обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик" (зарегистрированным в Государственном реестре товарным знаком), взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150 000 руб.

Автор: Алина Михайлова

Спор о подведомственности
 

Арбитражный суд Московской области установил, что ответчик – физическое лицо и предпринимателем не является. В соответствии со ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием организаций, являющихся юридическими лицами; граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих статус индивидуального предпринимателя.

Суд исходил из того, что заявленный спор не связан с осуществлением сторонами предпринимательской или иной экономической деятельности. По мнению Арбитражного суда Московской области, исковое заявление было принято к производству с нарушением правил о подведомственности, поскольку оно подведомственно суду общей юрисдикции. Определением от 29 мая 2012 г. по делу № А41-17012/2012 Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу, поскольку оно не подлежит рассмотрению в порядке арбитража.

Не согласившись с определением Арбитражного суда Московской области, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить определение суда первой инстанции, указывая на то, что спорные правоотношения относятся к экономической сфере, следовательно, настоящий спор подведомствен арбитражному суду.

Апелляционную жалобу рассматривал Десятый арбитражный апелляционный суд, который пришел к выводу: судом первой инстанции не было установлено, что деятельность ответчика по использованию товарного знака истца проводилась в личных целях. Для рассмотрения вопроса о подведомственности дела арбитражному суду не может иметь значения наличие или отсутствие прибыли от деятельности по использованию товарного знака. Речь идет о защите прав на товарный знак, который, возможно, используется ответчиком. Следовательно, возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с осуществлением такой деятельности. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. № 10АП-5701/12 по делу № А41-17012/2012 определение Арбитражного суда Московской области от 29 мая 2012 года по тому же делу отменено и дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

МНЕНИЕ
 

Андрей Литягин, музыкальный продюсер и композитор, руководитель группы "Мираж":
 

"Товарный знак зарегистрирован на юридическое лицо, о чем имеется надлежащее свидетельство. А нарушителем является физическое лицо, которое ворует вашу интеллектуальную собственность в виде товарного знака. И вот здесь мы сталкиваемся со сложностями: суды не могут определиться, в арбитраже рассматривать дело или в суде общей юрисдикции. Мы подали заявление в арбитражный суд, а тот сказал, что это вопрос суда общей юрисдикции. Тогда нам пришлось добиваться того, чтобы дело рассматривалось в арбитраже. Как вы сами понимаете, когда дело о товарных знаках попадает в суд общей юрисдикции, то процесс его рассмотрения может растягиваться на годы. Суды общей юрисдикции почти не присуждают компенсаций. По нашей практике, хорошо, если суд общей юрисдикции присудит 30-50 тыс. руб., а вот арбитражи уже не стесняются. Одному из моих адвокатов удалось недавно выиграть компенсацию в 1,5 млн евро. Это самая большая компенсация в истории шоу-бизнеса. Поэтому я считаю, что надо добиваться того, чтобы любое дело о нарушении в области прав на товарный знак рассматривалось в арбитраже".

МНЕНИЕ
 

Игорь Моцный, основатель Motsnyi Legal Services:
 

"Действительно, конкретно в этом случае возникла проблема с подведомственностью. Ну для нас вопрос был очевиден, поскольку мы изучили практику и поняли, что если нарушителем прав является физическое лицо, то обращаться следует именно в арбитражный суд. В данном случае и суды склоняются к мнению, что использование товарного знака – это иная экономическая деятельность. Тем не менее, Арбитражный суд Московской области вынес определение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с неподведомственностью данного спора арбитражному суду. Пришлось идти в Десятый арбитражный апелляционный суд, который отменил определение".

Рассмотрение спора по существу. Первая инстанция
 

После принятия постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 г. № 10АП-5701/12 рассмотрение дела № А41-17012/2012 по существу проходило в Арбитражном суде Московской области.

В обоснование заявленных требований истец показал, что является правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания) "МИРАЖ" согласно свидетельству о государственной регистрации. Ответчик использует обозначение "Мираж 90-х", сходное до степени смешения с товарным знаком истца. ООО "Мираж-Мьюзик" считает, что сходство является очевидным и не требующим дополнительного исследования, поскольку содержит слово "мираж", а включение в состав используемого ответчиком обозначения элемента "90-х" не влияет на его различительную способность.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Данное определение закреплено в п. 14.4.2. приказа Роспатента от 5 марта 2003 года № 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", а также в п. 6  Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30 декабря 2009 года № 190. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с точки зрения потребителя и без назначения экспертизы.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
• в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет ее сумму в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. При определении размера компенсации суд должен учитывать характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака, степень вины нарушителя, наличие либо отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя ответчиком, вероятные убытки правообладателя. Принимая решение о размере компенсации, суд должен обосновать свою позицию исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Материалами дела подтверждено, что ответчик указывал себя руководителем музыкального коллектива "Мираж 90-х" и осуществлял концертную деятельность с использованием данного обозначения, при этом действий по его регистрации не производил. Он объяснял это тем, что творческое объединение, руководителем которого он является, в соответствии с действующим законодательством регистрации не подлежит.

Судом установлено, что ранее ответчик состоял в трудовых отношениях с истцом и являлся музыкальным директором группы "Мираж". Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ответчик был надлежащим образом извещен о существовании товарного знака "Мираж", о его регистрации и поддержании в установленном законом порядке, а также о недопустимости его использования третьими лицами. Будучи одним из руководителей истца, ответчик хорошо информирован о творческой и административной работе общества.

Арбитражный суд Московской области полагает, что использование ответчиком товарного знака "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик", приводит к получению ответчиком необоснованных конкурентных преимуществ на соответствующем рынке.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года по делу № А41-17012/12 использование ответчиком обозначения "Мираж-90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик" (зарегистрированным в Государственном реестре товарным знаком), признано незаконным, с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тыс. руб. В удовлетворении остальной части требований судом отказано.

Апелляционная инстанция

Руководствуясь ст. 257 АПК РФ, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт.

Учитывая разъяснения, изложенные в п. 2.1 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29, апелляционный суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом деле к отношениям сторон, связанным с использованием ответчиком товарного знака, подлежат применению нормы Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – закон о товарных знаках), а с 1 января 2008 года – положения ч. 4 ГК РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 46 закона о товарных знаках, вместо требования о возмещении причиненных убытков правообладатель вправе требовать выплаты определяемой судом денежной компенсации в размере от 1000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда. Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчик ранее нарушал исключительные права истца; отсутствие доказательств наличия у истца убытков; принимая во внимание, что ответчиком является физическое лицо, апелляционный суд пришел к выводу о законности решения суда первой инстанции о взыскании компенсации в размере 50 тыс. руб., поскольку такая сумма соразмерна допущенному ответчиком нарушению, является достаточной и разумной.

Представленные в Десятый арбитражный апелляционный суд письмо Торжокской межрайонной прокуратуры, протокол осмотра веб-сайта в Интернете, письмо Регионального сетевого информационного центра, а также свидетельство, в соответствии с которым ответчику принадлежат права на товарный знак "MIRAGE", не принимаются во внимание, поскольку не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, вынесенным с учетом фактических обстоятельств дела и норм действующего законодательства. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом второй инстанции не установлено. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года № 10АП-482/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года по делу № А41-17012/12 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Кассационная инстанция

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Московской области и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда полностью, вынести постановление об отклонении иска в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.

В качестве обоснования жалобы ответчик ссылается на неправильное применение норм материального и процессуального права. По его мнению, иск был заявлен владельцем исключительного права на товарный знак к гражданину, не имеющему статуса индивидуального предпринимателя, а значит, ссылки судов на нормы ГК РФ не применимы к данному спору. Заявитель полагает, что истец знал о существовании коллектива исполнителей группы "Мираж 90-х", и считал, что деятельность группы с таким наименованием не нарушает его исключительного права.

Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что доводы заявителя о необходимости прекращения производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду несостоятельны, поскольку возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, а спор связан с осуществлением такой деятельности. По мнению кассационной коллегии, выводы заявителя о применение судом первой инстанции закона, не подлежащего применению, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и им дана надлежащая оценка.

Судом кассационной инстанции также отмечено, что переоценка обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций, недопустима.

Кассационная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены решения суда первой и постановления второй инстанций. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года № Ф05-8351/13 решение Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года по тому же делу оставлены без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Суд надзорной инстанции

Ответчик обратился в ВАС РФ с заявлением о пересмотре в порядке надзора решений о признании незаконным использования обозначения "Мираж 90-х", сходного до степени смешения со средством индивидуализации ООО "Мираж-Мьюзик" (зарегистрированным в Государственном реестре товарным знаком), взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 000 руб.

Судья ВАС РФ установил, что заявление в части пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года, а также постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года по указанному делу подано с соблюдением требований, предусмотренных ст. 292 и ст. 294 АПК РФ, и подлежит принятию к надзорному производству.

Данное заявление в части обжалования постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 года не подлежит принятию к надзорному производству на основании п. 1 ч. 1 ст. 296 АПК РФ, так как заявителем пропущен срок на обжалование, а ходатайства о его восстановлении не поступало.

Определением ВАС РФ от 27 сентября 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/12 "О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора" заявление ответчика о пересмотре судебных решений в порядке надзора принято в части.

Указанное заявление подлежит рассмотрению коллегией судей ВАС РФ, которая не находит нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Она отмечает, что доводы ответчика по существу не являются основанием для передачи дела в Президиум ВАС РФ.

Определением ВАС РФ от 22 октября 2013 года № ВАС-14399/13 в передаче дела № А41-17012/2012 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года, постановлений Десятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2012 года и от 23 апреля 2013 года, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года отказать.

Чуть меньше чем через месяц судья ВАС РФ рассматривала повторное заявление ответчика о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года по тому же делу. Ответчик просит пересмотреть как судебные акты, принятые по существу спора, так и Определение ВАС РФ от 22 октября 2013 года № ВАС-14399/13. При этом нормами АПК РФ не предусмотрена возможность оспаривания определения ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ. Повторное заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора может быть принято к производству, только если оно отвечает всем требованиям гл. 36 АПК РФ. Однако заявление ответчика подано с нарушением трехмесячного срока, предусмотренного ст. 292 АПК РФ, а основания для его восстановления судом уважительными не признаны.

Определением ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/2012 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора" в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока отказано. Повторное заявление ответчика о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 23 ноября 2012 года, постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2013 года, постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 года возвращено заявителю. 

Ответчик вновь обратился в суд надзорной инстанции с заявлением, в котором просит пересмотреть Определение ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13. Однако нормами АПК РФ не предусмотрена возможность оспаривания определение ВАС РФ о возврате заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора. Определением ВАС РФ от 12 декабря 2013 года № ВАС-14399/13 по делу № А41-17012/2012 "О возвращении заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора" заявление об обжаловании Определения ВАС РФ от 21 ноября 2013 года № ВАС-14399/13 возвращено заявителю. 

МНЕНИЕ
 

Игорь Моцный, основатель Motsnyi Legal Services:
 

"Если говорить о деталях данного дела, во всех инстанциях ответчик говорил, что "Мираж 90-х" – его творческий псевдоним, поскольку он действительно в 90-х годах участвовал в этой группе. Но надзорная инстанция не нашла оснований для пересмотра вступивших в силу актов, тем не менее ответчик еще три раза пытался написать туда…"

МНЕНИЕ
 

Андрей Васин, зарегистрированный патентный поверенный РФ по товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров, партнер юридической фирмы SM Legal Group:
 

"Прежде чем обращаться в суд, надо понять, насколько твоя доказательная база серьезная. Потому что придя в суд с одним заверенным сайтом, вряд ли вы можете рассчитывать на приличную компенсацию. Средняя компенсация в арбитражном суде города Москвы по таким делам (когда компенсация оставляется на усмотрение суда) – 100-150 тыс. руб.".

МНЕНИЕ
 

Андрей Литягин, музыкальный продюсер и композитор, руководитель группы "Мираж":
 

"Истца всегда ждут колоссальные расходы: на транспорт, юристов, экспертизу, госпошлину... Мы с Андреем Васиным пока получили решение, вступившее в законную силу, прошло больше года. И еще мы столкнулись с тем, что, к сожалению, до сих пор в судах есть неразбериха относительно таких правовых вопросов, как творческий псевдоним. В некоторых организациях по регистрации авторских прав – в ООО "Российское авторское общество" и ряде других – есть такая графа, где писатель, художник, композитор могут указать дополнительную степень идентификации себя как автора в виде творческого псевдонима, и в суде это будет сложно доказать. Поскольку последние восемь лет мне приходится активно проводить время в судах, мне поневоле пришлось овладеть знаниями в этой области, и для меня это очевидно. Понятие творческого псевдонима – это не правовая категория".